因不使用已被撤销的商标可否获得追溯性司法保护

作者:王芳[*]

 

商标的价值需通过实际使用得以实现,尽管我国采用的是商标注册取得制,但商标法所要保护的并非注册商标本身,而是该注册商标蕴含的商誉以及区分商品或服务来源的功能。注而不用的商标背离了商标法的基本价值,商标法设立不使用撤销注册商标制度,就是为了促进商标的商业性使用,减少商标囤积,推动商标资源的有效流通。商标权得以寻求司法保护,也是基于使用所产生的商业利益和市场识别功能。对于因不使用已被撤销的商标,由于其自始至终未发挥商标的功能和价值,权利人对该商标不享有可保护的实质性利益,故对此类商标无需给予追溯性司法保护。

 

【案 情】

 

20071028,原告徐斌从案外人林如海处受让了“名爵MINGJUE及图”商标(2005121获准注册),该商标核定使用商品(第12类)电动自行车;小型机动车;摩托车;自行车;机动自行车;婴儿车;儿童自行车;手推车(两轮);购物用手推车;三轮运货车。20051114,南京汽车集团有限公司(以下简称南汽公司)向国家商标局申请在第12类汽车、农用车、冷藏车、汽车底盘、汽车车身、陆地车辆发动机等商品上注册“名爵”商标,2010621获准注册。南汽公司在其生产销售的普通乘用车(轿车)车身前端标示MG及图商标,车身尾部标示“南京名爵”字样。北京公交海依捷汽车服务有限责任公司(以下简称海依捷公司)在其汽车经销场所、网站等处发布的广告中存在 MG名爵汽车”文字及MG及图与名爵文字并列使用等情形。

徐斌认为,生产商南汽公司以及销售商海依捷公司的上述行为侵犯了其商标专用权,遂于20081月将两者起诉至南京市中级人民法院。该案诉讼过程中,南汽公司以徐斌作为商标权利人连续三年停止使用为由,向国家商标局申请撤销其商标在“小型机动车”商品上的注册。2008611,商标局作出撤销徐斌第3607584号(第12类)“名爵 MING JUE及图形”商标在“小型机动车”商品上注册的决定;后该撤销决定经商标评审委员会复审、一审、二审法院判决得以维持。

南京中院经审理认为,原告注册商标核定使用商品中的“小型机动车”与被告生产的“汽车”属于类似商品,认定被告使用名爵文字的行为是否构成商标侵权,关键在于判定被告使用的文字与原告所有的注册商标是否相同或近似。本案中,原告“名爵 MING JUE及图”商标不仅包括名爵文字,还有拼音字母和图形,而被告只使用名爵文字,二者不同显而易见。至于两者是否构成近似,通过比对原告的注册商标以及被告使用的“名爵”文字,两者的含义、读音相同、字体相近,在整体比对的情况下,“名爵”文字作为主要对比对象可以认定为近似商标。但构成商标法意义上的近似,不仅是指被控侵权商标与原告注册商标在外观等方面的相似,还应当易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系。而该案中原告受让的商标并未实际使用,且在小型机动车商品上已被撤销,该商标未与商品直接结合,不能发挥市场识别作用,故被告在汽车上使用名爵商标,不足以造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认,两者不构成商标近似。因此,法院认为,被告的行为不构成商标侵权,据此判决驳回原告徐斌的全部诉讼请求。徐斌不服一审判决,上诉至江苏省高级人民法院, 二审法院维持了一审判决。

 

【评析】

 

在我国,商标权取得的前提是商标注册,目前我国商标核准注册数量已经连续十年位居世界第一[1],然而大量已注册未实际使用的商标,未能发挥商标区分商品或服务来源的基本功能,这种未实际投入使用的注册商标在商标权保护方面是否应予以限制或与实际使用的商标区别对待,在理论和实践中存在诸多争议。本案极具典型意义,不仅原告的商标未投入使用,而且在侵权诉讼过程中因三年未使用已被撤销,此种情形下,原告能否基于撤销前的商标权主张追溯性司法保护。该问题的解决有赖于对商标保护的前提、商标侵权中未实际使用因素以及因不使用撤销注册商标制度的综合考察。

 

一、商标获得司法保护的前提

商标权的取得是商标获得司法保护的前提,国际上主要存在两种商标获权制度:“使用在先制”(first-to-use system)和“注册在先制”(first-to-file system[2]。前一种制度认为,商标的本源是使用,使用的事实使得商标保护得以正当化,因此商标权被授予给在先使用该商标的主体,即该制度下商标获得司法保护的前提是商标的使用。商标注册制度肇始于1857年的法国商标法[3],在“注册在先制”下,最先获准商标注册的申请人将取得商标权,注册前申请人无需实际使用该商标,换言之,商标权获得司法保护不以使用为前提,而是以注册为条件。

我国《商标法》第三条规定,“商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护”。可见,我国采取的是注册取得制,注册取得的商标权包括商标专用权和禁用权两个方面,前者指的是注册商标专用人只能在经国家商标局核定的商品或服务上使用自己的注册商标,后者是指注册商标专用权人有权禁止他人未经许可在同一种或者类似商标或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标,有权禁止他人用其他不正当手段损害其注册商标的声誉。所谓“无救济,无权利”,后者虽然属于消极权利,但“禁用权对于商标权外围边界的确定具有决定性意义”[4],从本质上讲,商标权属于排他权。本文所探讨的司法保护就是针对商标的禁用权而言,即在商标侵权案件中商标权人所享有的排他权。

 

二、未实际使用因素在注册商标侵权判定中的考量

我国《商标法》第五十二条规定了多种商标侵权行为,但在司法实践中,以“在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”这种侵权纠纷最为常见,故本文将讨论重点放在该种侵权行为上。从我国现行立法规定上看,商标因注册即取得了商标权,商标权人随即获得了排除他人在相同或类似商标或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标的禁用权,法律并未要求商标所有人在主张司法保护前必须实际使用该商标,似乎商标所有人实际是否使用过商标与判定商标侵权行为间并无必然联系。这是否意味着,法院在审理商标侵权案件中无需审查原告注册商标的使用情况,即使原告注册商标未实际投入使用,其权利人也能如同已实际使用的注册商标一样主张排他性司法保护呢?对此,最高人民法院在“‘红河’商标侵权案”[5]中指出,主张侵权的“红河”注册商标系河流名称,作为商标其固有的显著性不强,且没有证据证明该商标因实际使用获得较强的显著性,该商标因未使用尚未实际发挥识别作用,故消费者不会将他人的“红河红”啤酒与“红河”注册商标权利人联系起来,故两者不构成商标法意义上的近似,进而认定不构成侵权。该案的判决具有一定的指导意义,但并不周延,因为其只涉及到未实际使用因素在商标近似判定中的影响,未言及相同商标的情形,但至少说明在商标侵权案件中原告未实际使用注册商标将影响到商标侵权的认定。

由于我国《商标法》第五十二条第一项[6]对商标侵权的构成并未规定混淆可能性条件,而《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称《司法解释》)第九条、第十一条在判定商标近似以及商品、服务类似时引入了“混淆可能性”标准,由于对商品类似以及商标相似的判定同时适用混淆可能性标准的做法存在逻辑混乱之嫌[7],因为混淆可能性标准应当在商标侵权判定中处于统领作用,而非对单个侵权要素的判断,故本文对商品相同或类似的判定暂不讨论,将本文研究的前提设定在相同的商品或服务上,重点探讨未实际使用因素对使用与注册商标相同或近似的商标时在侵权判定上的影响,具体分为两种情形,一是在相同商品或服务上使用“相同”的商标,二是在相同商品或服务上使用“近似”的商标。

(一)在相同商品或服务上使用“相同”的商标

《司法解释》第九条规定,“商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。”由此可知,在“相同商标”的认定上我国法律未引入“混淆可能性”标准,即只要涉嫌侵权行为人在相同的商品或服务上使用了与注册商标“相同”的商标,即认定为侵权,至于被告使用商标的行为是否足以引起市场混淆不予述及。而《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)第16条第1款则要求在判定商标侵权时须以引起混淆可能性为条件,还特别指出,“在相同商品或服务使用相同标识的情况下,应推定(be presumed)存在混淆之可能”。注意到TRIPS协定的条款用的是“推定”而非“直接认定”,这与我国商标法的规定存在本质差别。因为我国的规定为法定侵权样态,无论混淆可能与否,而TRIPS规定则仍保留“混淆”的隐性要件,只是立法技术上采用了推定技术。探讨上述规定的差异,在一般情况下似显多余,但在原告未实际使用注册商标的侵权案件中,则直接影响了商标侵权与否的判定。显然,在TRIPS协定下,如果原告未实际使用商标,那么即使被告在相同商品或服务上使用了相同的标识,也不足以导致混淆可能性的产生,因为前者并未投入市场,消费者无法接触到贴附该标识的商品,故混淆也无从谈起,进而商标侵权也无法认定。但依照我国法律的规定,上述情形将仍被认定为商标侵权,只是未实际使用的注册商标权利人无法举证其遭受的损失,故商标未使用因素会影响到原告主张损失赔偿的诉求,但不影响商标侵权的构成。正如有学者指出的,我国商标侵权的评判标准“根本不顾及原告对自己注册商标的使用情况”,是一种借保护“注册商标专用权”之名,行对诚实经营者敲诈勒索之实,要求“侵权人”“赔偿”其诚实经营所获得的利润的做法,完全违背了法律所追求的公平与正义原则[8]

(二)在相同的商品或服务上使用“近似”的商标

在商标近似判定上,虽商标法上并未规定混淆可能性的认定标准,但《司法解释》采纳了“混淆”理论,这种混淆标准并非与商标近似并列的商标侵权认定条件,而是吸收在商标近似判断标准中。司法解释第9条第2款规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”从该解释来看,商标法意义上的“商标近似”不仅包括商标标识的近似,还隐含着混淆可能性,是一种“混淆性近似”[9]。若原告的注册商标未实际使用,即使被告使用的标识与原告的注册商标构成“商标标识”的近似,也不当然构成商标法意义上的“商标近似”,因为后者还需判断两者之间是否足以使相关公众对商品来源构成混淆。本案中,被告使用的名爵文字与原告注册商标不相同,通过比对,两者构成商标标识的近似;但鉴于原告的注册商标并未投入实际使用,未发挥市场识别作用,且消费者在购买汽车商品时施加的注意力较高,消费者不会将被告汽车上“名爵”文字与原告未使用的“名爵 MING JUE及图”商标相联系,在市场中不可能造成相关公众的混淆或误认,故两者不构成商标法上的商标近似,进而判定被告的使用行为不构成商标侵权。

 

三、因不使用已被撤销的商标可否给予追溯性司法保护

(一)不使用撤销注册商标的立法主旨及相关规定

“没有商业就没有商标”,商标唯有通过使用才能产生商誉和价值,起到区分商品和服务来源的目的,发挥商标应有的社会价值。在注册取得制下,商标权的获取依赖于注册而非使用,即使该商标未真正投入使用也能获得司法保护。这种商标授权制在理论上存在缺陷,其无法解释商标权来源的正当性[10],将商标权来源与商标价值来源割裂开来[11]。不仅如此,商标注册制在实践中也产生了诸多弊端,一方面,在商标注册前未设定使用要求,注册申请量逐年攀升,商标注册机构不堪重负;另一方面,商标注册后,许多商标权人并未将商标投入实际商业使用,占用了有限的商标资源。鉴于此,不使用撤销注册商标的制度应运而生,该制度要求已经注册的商标如果未能在一定时间内投入使用,且无正当理由时,则相应的注册商标将被撤销。该制度推进了商标的实际使用,清除了市场上长期不用的商标,防止商标的不当囤积,保障了商标资源的有效流通和合理配置;同时,通过商标在市场上的实际使用,消费者能够正确区分商品或服务来源,商标背后的商品质量得以保障,商标的商业价值得到提升,基于此,商标权保护才能被正当化。

我国《商标法》第四十四条[12]对因不使用撤销注册商标制度的实体方面作出规定,程序问题则主要体现在《商标法》第四十九条[13]以及《中华人民共和国商标法实施条例》第三十九条第二款[14]、第四十条[15]、第四十一条[16]的规定上。从上述规定看,如果某一注册商标连续三年停止使用的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标,若注册商标权利人不能提交撤销申请提出前商标使用的有效证据或者说明不使用的正当理由时,相应注册商标将被商标局撤销,这意味着注册商标权利人丧失了商标权。结合本案而言,徐斌的“名爵 MINGJUE及图”商标在“小型机动车”商品上的注册因为三年不使用而被南汽公司申请了撤销,撤销决定生效后,原告即无权禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似的商标。

(二)因不使用已被撤销的商标无需给予追溯性司法保护

因不使用被撤销的商标在撤销后因商标权不复存在,故无从谈起商标保护问题,司法保护针对的是其被撤销之前的阶段。纯粹从法律规定出发,在注册商标被撤销之前,注册人依法拥有该注册商标上的专用权和排他权,因此其有权排除他人的擅自使用行为。商标法对未实际使用的商标在侵权救济上未明确作出限制,但如上文分析,法院在司法实践中已对其权利保护进行了限缩。名爵商标案涉及的不仅仅是注册商标未实际使用的情形,而是因不使用已被撤销的状态,司法保护针对的也是过去曾经存在的权利。笔者认为,此种注册商标自始至终未在市场上使用,亦未发挥商标的应有功能,在商标侵权判定上,此种情况应有别于商标未使用尚未被撤销的情形。基于我国商标侵权认定的“二元结构”[17],分析也需一分为二。首先,针对被告在相同商品上使用的标识与未实际使用的注册商标相同的情形,在该未实际使用的注册商标未被撤销时,法院往往会基于商标注册取得制原理,为该注册商标今后在市场上的使用预留保护空间,从而认定使用与之相同的商标标识的行为构成侵权,尽管该使用行为并未产生实际混淆或混淆的可能性。但当该注册商标已被撤销时,此商标不存在将来投入市场使用的可能,故无需基于上述理由再给其追溯性司法保护。其二,在商标近似判定上,不仅需要判定商标标识近似,与此同时还需考虑混淆可能性,这正好是本案侵权判定的情形。即使在原告商标被撤销前,该商标因未实际使用,在市场上未能发挥商品来源的识别功能,本身也未取得知名度,消费者不会将被控侵权标识“名爵”文字与涉案“名爵 MING JUE及图”商标相联系,不会造成消费者的混淆或误认,故不构成侵权。更何况在本案中,原告的名爵商标因连续三年未使用已经被撤销,该权利在有效期内未能体现出其商业价值,亦即没有可保护的实质性利益存在,对于此类已被撤销的商标专用权,无需再给予追溯性的司法保护。正如二审法院指出的,商标受保护的原因不在于标识形式本身,而在于它所代表的商品或服务及由商品或服务所体现的商誉。



[*] 作者简介:王芳,1980年生,女,江苏人,复旦大学博士生研究生,研究方向:国际贸易与知识产权法,苏州工业园区人民法院审判员(知识产权和涉外民商事审判庭)。

电子邮箱:11110270022@fudan.edu.cn,电话:13862378663,联系地址:苏州工业园区人民法院民三庭515室。



[1] 中国商标战略年度发展报告(2011),http://sbj.saic.gov.cn/

[2] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair competition,§16:1 (4th ed. 2001).

[3] 该法全称为《关于以使用原则和不审查原则为内容的制造标记和商标的法律》。              

[4] 彭学龙,“论‘混淆可能性’——兼评《中华人民共和国商标法修改草稿》”(征求意见稿),载《法律科学》,2008年第1期,第133页。

[5] 2008)民提字第52号,再审申请人云南城投置业股份有限公司与被申请人山东泰和世纪投资有限公司、济南红河饮料制剂经营部侵权商标专用权纠纷案。

[6] 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;……

[7] 刘维,“我国商标侵权的法律构造研究——以混淆可能性为中心”,载《研究生法学》,2010年第5期,第85页。

[8] 邓宏光,“论商标侵权的判断标准——兼论《中华人民共和国商标法》第52条的修改”,载《法商研究》,2010年第1期,第47页。

[9] 孔祥俊,《商标法与不正当竞争法——原理和盘里》,法律出版社,2009年版,第238页。

[10] Makoto Amino, SHOHYO [trademark](1992) at 79; Young-Sik SONG ET AL., SANGPYO BEOP [trademark law](2d. ed. 1996) at 107-108; Stephen L. Carter, The trouble with trademark, 99 Yale L. J.(1990), at 759.

[11] 郭修申,“以‘实际使用’为核心构建商标保护制度”,载《中华商标》,20095月,第37页。

[12] 第四十四条规定:使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:(一)自行改变注册商标的;(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;(三)自行转让注册商标的;(四)连续三年停止使用的。

[13] 第四十九条规定:对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定,并书面通知申请人。

当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

[14] 第三十九条第二款规定:有商标法第四十四条第(四)项行为的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标,并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。

[15] 第四十条规定:依照商标法第四十四条、第四十五条的规定被撤销的注册商标,由商标局予以公告;该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。

[16] 第四十一条规定:商标局、商标评审委员会撤销注册商标,撤销理由仅及于部分指定商品的,撤销在该部分指定商品上使用的商标注册。

[17] 同注7,第80页。

 




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