“名爵”案:商标近似判定中对注册商标未实际使用因素的考量

 
    商标法意义上的商标近似,不仅指商标标识本身的相似,还包括标识之间是否足以引起相关公众对商品来源的混淆或混淆可能性,是一种混淆性近似。未实际使用的注册商标未能发挥商品来源的识别功能,影响到注册商标本身的显著性和知名度,因此注册商标未使用情况是商标近似判定中需要考量的因素之一。商标的价值需通过实际使用得以实现,因不使用已被撤销的商标,由于其自始至终未发挥商标的功能和价值,相关公众不会将其与涉嫌侵权的标识相混淆,故不构成商标法意义上的商标近似。同时,权利人对该商标不享有可保护的实质性利益,故对此类商标无需给予追溯性司法保护。
 
 
    2005年1月21日,案外人林如海获准注册了“名爵 MINGJUE及图”商标,核定使用商品(第12类)电动自行车;小型机动车;摩托车;自行车;机动自行车;婴儿车;儿童自行车;手推车(两轮);购物用手推车;三轮运货车。注册有效期自2005年1月21日至2015年1月20日止。2007年10月28日,该商标经国家商标局核准转让给原告徐斌。
    2005年11月14日,南京汽车集团有限公司(以下简称南汽公司)向国家商标局申请在第12类汽车、农用车、冷藏车、汽车底盘、汽车车身、陆地车辆发动机等商品上注册“名爵”商标,2010年6月21日取得该注册商标专用权。被告南汽公司在生产销售的普通乘用车(轿车)车身前端标示MG及图商标,车身尾部标示“南京名爵”字样。在被告汽车经销场所、网站及相关主体发布的广告中有使用“MG名爵汽车”文字及MG及图与名爵文字并列等使用形式。
    2008年1月11日,徐斌起诉被告南汽公司以及北京公交海依捷汽车服务有限责任公司(以下简称海依捷公司)侵犯商标专用权,徐斌认为,被告南汽公司生产、海依捷公司销售的轿车类小型机动车产品,擅自使用了其注册商标,将“名爵”商标突出使用在汽车车身、车尾、企业官方网站、销售店面门头、店内装饰广告和产品宣传彩页上,上述使用行为,侵犯了其注册商标专用权。在该案诉讼过程中,被告南汽公司以商标权利人连续三年停止使用为由,向国家商标局申请撤销涉案商标在“小型机动车”商品上的注册。2008年6月11日,商标局作出撤销徐斌第3607584号(第12类)“名爵 MING JUE及图形”商标在“小型机动车”商品上注册的决定。后该撤销决定经商标评审委员会复审、一审、二审法院判决得以维持。徐斌将诉讼请求变更为:请求:1、确认从2007年10月29日至2008年1月22日此商标无效前的被告侵权行为;2、判令被告在全国性报刊上公开发表声明,消除影响;3、判令被告赔偿原告20万元;4、被告支付原告调查侵权行为合理开支2万元;5、由被告承担本案诉讼费。
 
  
    南京市中级人民法院经审理认为,原告注册商标核定使用商品中的“小型机动车”与被告生产的“汽车”属于类似商品,认定被告使用名爵文字的行为是否构成商标侵权,关键在于判定被告使用的文字与原告所有的注册商标是否相同或近似。
    本案中,原告“名爵 MING JUE及图”商标不仅包括名爵文字,还有拼音字母和图形,是文字和图形组合商标,而被告只使用名爵文字,二者不同是显而易见的。至于两者是否构成近似,应以相关公众的一般注意力为标准,既要进行商标的整体比对,又要对商标主要部分进行比对,通过比对原告的注册商标以及被告使用的“名爵”文字,文字乃主要识别部分,两者的含义、读音相同、字体相近,在整体进行对比的情况下,“名爵”文字作为主要对比对象可以认定为近似商标。但构成商标法意义上的近似,不仅是指被控侵权商标与原告注册商标在外观等方面的相似,还应当易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系。而该案中原告受让的商标并未实际使用,且在小型机动车商品上已被撤销,该商标未与商品直接结合,不能发挥市场识别作用。且汽车作为特殊商品,对各种品牌汽车消费者很容易区分和识别,消费者在选购汽车产品时会施以更高的注意力,故被告在汽车上使用名爵商标,不足以造成相关公众对商品或服务来源的混淆或误认,两者不构成商标近似。因此,被告在汽车及经营中使用名爵文字的行为也不构成商标侵权。法院据此判决驳回原告徐斌的全部诉讼请求。
    徐斌不服一审判决,上诉至江苏省高级人民法院, 请求撤销一审判决,支持其一审诉讼请求。江苏省高院最终维持了一审判决。
 
 
    (一)商标近似的一般判定要素
    《商标法》第五十二条第一项规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。一般而言,判定注册商标与涉嫌侵权的商标是否相同,较为显而易见;而对于两者是否构成商标近似,在司法实践中存在一定认定难度,故商标近似的判定是本文探讨的重点。从我国商标法立法上看,在商标近似判定上并未明确采用混淆性标准,但《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“司法解释”)第九条第二款规定,“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”可见,“商标法意义上的商标近似,不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观等方面的相似,还意味着必须易于使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵是商标法意义上的商标近似,即一种混淆性近似”[1]。司法解释的上述规定事实上确立了混淆性原则在司法实践中的运用,意味着在商标侵权案件中判定“商标近似”至少包含两个要素,其一,商标标识的相似,其二,混淆的可能性。前者是指商标物理意义上的相似,属于静态的比较,司法实践中一般通过整体比对、要部比对、隔离观察的方法予以判断;对于后者的判断,虽然司法解释第十条规定,在商标近似的判定上须以相关公众的一般注意力为标准,该规定从检验主体上对混淆性原则的适用加以限定,但并未明确“混淆可能性”判定中须考虑的具体因素,使得实践中对该要素的判断无据可依。在审判过程中,法院一般不会向消费者进行问卷调查,法官的意见直接代替了相关公众的判断,这更增加了混淆性标准在司法适用中的随意性和不确定性。
 
    (二)未实际使用因素在商标近似判定中的考量
    我国商标法采取的是注册取得制,在这种制度下,商标一旦获准注册,注册申请人随即取得商标权,商标权的取得不以使用为前提,这与商标使用取得制有本质差别,后者以使用为商标权取得的必备要件。而商标权本质上属于一种排他权,其排除他人在相同或类似商标或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标的权利,故单纯从我国商标法立法层面出发,注册商标权利人实际有无使用该商标并不影响其排他权的行使,换言之,注册商标有无实际投入商业使用并非是判断他人使用相同或近似商标行为构成侵权与否的必要条件。这是否意味着,法院在审理上述商标侵权案件中无需审查原告注册商标的实际使用情况,即使原告注册商标未实际投入使用,其权利人也能如同已实际使用的注册商标一样主张排他性司法保护呢?对此,最高人民法院在“‘红河’商标侵权案”[2]中指出,主张侵权的“红河”注册商标系河流名称,作为商标其固有的显著性不强,且没有证据证明该商标因实际使用获得较强的显著性,该商标因未使用尚未实际发挥识别作用,故消费者不会将他人的“红河红”啤酒与“红河”注册商标权利人联系起来,故两者不构成商标法意义上的近似,进而认定不构成侵权。该案的判决是对混淆可能性原则在商标近似判定中的灵活运用,而注册商标未使用的因素无疑在该商标侵权的判定中扮演了极为重要的角色,因为未实际使用的注册商标未能发挥商品来源的识别功能,商标的知名度也因未使用而未能在相关公众中建立,加之注册商标本身的显著性较弱,他人即使使用与其相似的商业标识也不足以使消费者对相关产品产生误认或误认的可能性。这说明法院在判定“近似商标的混淆可能性”时,考虑了商标的实际使用状况,司法的能动有效弥补了立法的空白,使得判决更能体现公平与正义。
    该案的判决具有一定的指导意义,其说明在商标侵权案件中原告未实际使用注册商标的事实将影响混淆可能性的判定,进而影响到商标近似的侵权认定。因为未实际使用的商标不仅未能发挥商标的基本识别功能,也影响到注册商标知名度的建立,当商标本身显著性不强时使用的事实将直接影响该商标显著性的强度,因此,注册商标的未实际使用因素在判定“商标近似”极为关键。名爵案中,被告使用的名爵文字与原告注册商标不相同,通过比对,两者构成商标标识的近似;但鉴于原告的注册商标并未投入实际使用,未发挥市场识别作用,且消费者对汽车商品在购买时施加的注意力较高,消费者不会将被告汽车上“名爵”文字与原告未使用的“名爵 MING JUE及图”商标相联系,在市场中不可能造成相关公众的混淆或误认,故两者不构成商标法上的商标近似,进而判定被告的使用行为不构成商标侵权。
 
    (三)因不使用已被撤销的商标无需给予追溯性司法保护
    正如有些学者指出的,商标注册制度在理论上存在着先天不足,其无法解释商标权来源的正当性[3],且商标权来源与商标价值来源割裂开来[4]。而且该制度在实践中也产生了诸多弊端。一方面,“注而不用”的商标占用了有限的商标资源,另一方面,未实际使用的注册商标影响了商标各项功能的发挥,使得商标法保护的价值落空。不使用撤销注册商标的制度应运而生,该制度推进了商标的实际使用,清除了市场上长期不用的商标,保障了商标资源的有效流通和合理配置,同时,使权利人丧失商标权作为其不使用商标的惩罚,真正体现商标法保护的价值所在。这是利益平衡的内在要求,也是防止知识产权权利滥用的必然之选。
    因不使用被撤销的注册商标在撤销后因商标权不复存在,故无从谈起商标保护问题,司法保护针对的是其被撤销之前的阶段。纯粹从法律规定出发,在注册商标被撤销之前,注册人依法拥有该注册商标上的专用权和排他权,因此其有权排除他人的擅自使用行为。商标法对未实际使用的商标在侵权救济上未明确作出限制,但如上文分析,法院在司法实践中已对其权利保护进行了限缩。而名爵商标案涉及的不仅仅是注册商标未实际使用的情形,而是因不使用已被撤销的状态,司法保护针对的也是过去曾经存在的权利。笔者认为,此种注册商标自始至终未在市场上使用,亦未发挥商标的应有功能,在商标侵权判定上,该情况应有别于商标未使用尚未被撤销的情形。在名爵案中,原告的名爵商标未实际使用,客观上在市场上未能发挥商品来源的识别功能,该商标本身也未取得知名度,消费者不会将被控侵权标识“名爵”文字与涉案“名爵 MING JUE及图”商标相联系,不会造成消费者的混淆或误认。对于原告主张的其在受让涉案商标后至该商标被撤销前不到一年的期间内的商标专用权,正如二审法院指出的,商标受保护的原因不在于标识形式本身,而在于它所代表的商品或服务及由商品或服务所体现的商誉。如果注册商标在有效期内并未在核定使用的商品上实际使用,且因连续三年未使用已经被撤销,该权利在有效期内未能体现出其商业价值,亦即没有可保护的实质性利益存在,对于此类已被撤销的商标专用权,无需再给予追溯性的司法保护。该判决妥善处理了注册商标实际使用与商标侵权判定间的关系,不仅有利于鼓励商标使用、激活商标资源,又有利于防止商标权利人利用注册商标谋取不正当的利益。
 
                                                                                                                              王芳
 


[1] 孔祥俊,《商标法与不正当竞争法——原理和盘里》,法律出版社,2009年版,第238页。
[2] (2008)民提字第52号,再审申请人云南城投置业股份有限公司与被申请人山东泰和世纪投资有限公司、济南红河饮料制剂经营部侵权商标专用权纠纷案。
[3] Makoto Amino, SHOHYO [trademark](1992) at 79; Young-Sik SONG ET AL., SANGPYO BEOP [trademark law](2d. ed. 1996) at 107-108; Stephen L. Carter, The trouble with trademark, 99 Yale L. J.(1990), at 759.
[4] 郭修申,“以‘实际使用’为核心构建商标保护制度”,载《中华商标》,2009年5月,第37页。

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